ACUERDOS DE COEXISTENCIA MARCARIA - Concepto / ACUERDOS DE COEXISTENCIA MARCARIA - Valor jurídico / ACUERDOS DE COEXISTENCIA MARCARIA - Eficacia frente a terceros / ACUERDOS DE COEXISTENCIA MARCARIA - Aprobación por oficina nacional competente

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, para que los acuerdos de coexistencia marcaria tengan relevancia jurídica deben cumplir los siguientes requisitos: la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares; la existencia de un acuerdo entre las partes; la adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como, proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios; el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia; y, por último, la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente. Los Acuerdos de Coexistencia Marcaria, tal como lo han señalado la jurisprudencia y la doctrina, son instrumentos de que se valen los empresarios que compiten en el mercado para determinar que ciertas marcas idénticas o semejantes entre si pueden ser usadas sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares. Tales acuerdos de coexistencia marcaria, si bien resuelven el conflicto entre los particulares titulares de los signos, deben someterse en todo caso a la aprobación de las oficinas nacionales competentes, de la cual depende su eficacia frente a terceros. Por virtud de lo anterior, los acuerdos celebrados entre los titulares de las marcas, deben ser analizados bajo el prisma de la normatividad comunitaria, teniendo siempre presente la protección de los consumidores. Expresado de otra manera, para que opere la coexistencia marcaria, debe mediar la intervención favorable de la administración, para garantizar el predominio del bien común frente al interés particular.

FUENTE FORMAL: DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 107

ACUERDO DE COEXISTENCIA MARCARIA - Ineficacia frente a terceros al no solicitarse su aprobación por la autoridad nacional competente / ACUERDO DE COEXISTENCIA MARCARIA - Valor jurídico entre las partes por falta de aprobación de autoridad nacional competente / COSA JUZGADA - Inexistencia ante falta de aprobación de acuerdo de coexistencia marcaria por la autoridad nacional competente / MARCA DOMINO - Improcedencia de su registro por ser confundible con la marca DOMINO´S PIZZA

Pues bien, revisando con detenimiento el expediente, la Sala observa que si bien la Conciliación invocada por la demandante es en razón de su contenido un acuerdo de coexistencia marcaria, lo cierto es que el mismo no fue inscrito ante la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, motivo por el cual resulta válido afirmar que dicho acuerdo no cumple con las exigencias establecidas por el artículo 107 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. No significa lo anterior que el acuerdo conciliatorio no tenga fuerza ni validez jurídica, debiendo entenderse que los términos del mismo, solamente producen efectos para las partes que lo suscriben, lo cual no releva obviamente a esta Corporación del deber de abordar el análisis de registrabilidad de la marca solicitada.  Es precisamente por lo mismo que dicho acuerdo debía someterse a la aprobación de las autoridades competentes en materia de propiedad industrial, dada la necesidad de evitar posibles riesgos de confusión o asociación entre los consumidores finales.  En ese orden de ideas, no es válido afirmar que los actos acusados sean contrarios al artículo 332 del C. de P. C. En el caso de autos, las partes dejaron de adelantar el trámite de inscripción del acuerdo celebrado. Por lo mismo, no puede predicarse que la denegación del registro de la marca solicitada sea contraria al principio de la cosa juzgada, pues al fin y al cabo la entidad demandada tenía la obligación de realizar el estudio de registrabilidad, el cual permitió establecer, por demás, que la marca solicitada era confundible con la marca DOMINO´S PIZZA, previamente registrada a nombre de la firma DOMINO´S PIZZA INC., tal como lo acredita el certificado 126094.

FUENTE FORMAL: DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 107 7 CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTICULO 332

RIESGO DE CONFUSION - Existencia entre marcas DOMINO y DOMINO´S PIZZA / RIESGO DE ASOCIACION - Existencia entre marcas DOMINO y DOMINO´S PIZZA / MARCA DOMINO - Carencia de los requisitos de perceptividad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica impide su registro / CONEXION COMPETITIVA - Existencia entre marcas DOMINO y DOMINO´S PIZZA / SIMILITUD CONCEPTUAL - Existencia entre marcas DOMINO y DOMINO´S PIZZA

A juicio de la Sala, las marcas denominativas contrapuestas presentan efectivamente un alto riesgo de ser confundidas por los consumidores, al no existir entre ellas unos rasgos diferenciadores que sean lo suficientemente notorios como para distinguir una marca de la otra, a lo cual se suma el indiscutible parecido que entre ellas existe en el plano auditivo, visual e ideológico. En efecto, la marca cuyo registro se denegó por la autoridad competente en materia de propiedad industrial, no cumple cabalmente los requisitos de perceptividad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por la normatividad comunitaria. Para corroborarlo, basta simplemente con observar el enorme parecido que presentan tales signos: DOMINÓ (Marca solicitada)  DOMINÓ´S PIZZA (Marca registrada). Como bien se puede advertir, las únicas diferencias existentes entre ellos se reducen a que en la marca registrada, se le agrega una “S” a continuación de la palabra DOMINÓ, así como también la palabra PIZZA, lo cual no es de suyo suficiente para predicar que con el empleo de tales aditamentos se estén aportando criterios claros de diferenciación y distintividad entre los signos en mención, pues lo cierto es que dichos elementos no eliminan el riesgo potencial de confusión y asociación, pues al fin y al cabo ambas marcas corresponden a bienes y servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional, de la cual forman parte las PIZZAS, tornando factible que los consumidores entiendan que los productos y servicios tienen un mismo origen empresarial. Por otra parte y con respecto al riesgo de conexión competitiva que se presenta entre las marcas solicitada y registrada, no puede perderse de vista que ambas pretenden identificar productos o servicios del mismo género (alimentos), destinados al consumo humano, clasificados en el nomenclátor 42 de la clasificación internacional de Niza, en cuya comercialización se suelen emplear canales de comercialización y medios de publicidad idénticos, todo lo cual puede llevar a pensar, incluso al consumidor más avisado, que se trata de productos y servicios que comparten un mismo origen empresarial. Aparte de lo expuesto, resulta palmaria y evidente la similitud conceptual o ideológica que presentan los signos renombrados, pues ambos evocan una idea idéntica, al referirse al juego denominado “DOMINÓ”, que según la definición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua, “[…] se hace con 28 fichas rectangulares divididas en dos cuadrados, cada uno de los cuales lleva marcados de uno a seis puntos, o no lleva ninguno. Cada jugador pone por turno una ficha que tenga número igual en uno de sus cuadrados al de cualquiera de los dos que están en los extremos de la línea de las ya jugadas, y gana quien primero coloca todas las suyas o quien se queda con menos puntos, si se cierra el juego.”

VIA GUBERNATIVA - Negativa de pruebas inconducentes / PRUEBAS INCONDUCENTES - Negativa no vicia legalidad del acto demandado

En cuanto concierne a la presunta violación de los artículos 56 y 59 del C.C.A.; y 29 de la Constitución Política de Colombia, la Sala debe precisar que si bien en la vía gubernativa los administrados tienen derecho a pedir la práctica de pruebas, el hecho de no decretarlas en razón de su inconducencia en forma justificada, no constituye ninguna irregularidad capaz de infirmar la legalidad del acto cuestionado.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLITICA – ARTICULO 29 / CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTICULO 56 / CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTICULO 59

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá D.C.,  cinco (5) de agosto de dos mil diez (2010)

Radicación número: 11001-03-24-000-2000-06252-01

Actor: SOCIEDAD LEONOR CARREÑO DE LOZANO

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

La Sala decide en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del C.C.A. interpuso la señora LEONOR CARREÑO DE LOZANO, contra las resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se denegó el registro de la marca DOMINÓ (Etiqueta), para distinguir servicios comprendidos en la Clase 42ª de la Clasificación Internacional de Niza.  

I.- LA DEMANDA

La demandante acude ante esta Corporación, para que la Sala se pronuncie sobre las siguientes

1.- Pretensiones.

Primero: Que se declare la nulidad de la Resolución N° 1021 de 30 de enero de 1996, mediante la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro del signo DOMINÓ (etiqueta) solicitado por LUIS ALBERTO FONTECILLA MORENO, para distinguir servicios propios de establecimientos o personas que ofrecen alimentos o bebidas listos para el consumo humano, excepto las pizzas; servicios prestados por restaurantes, restaurantes de autoservicio, tabernas, etc, comprendidos en la Clase 42ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Segundo: Que se declare la nulidad de la Resolución Nº 26960 de 13 de diciembre de 1999, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la Resolución impugnada, quedando agotada la vía gubernativa.

Tercero: Que como consecuencia de lo anterior, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio adelantar el trámite de registro de las marcas DOMINÓ y DOMINÓ (ETIQUETA), agotando los trámites de ley.

Cuarto: Que en subsidio de lo anterior, se declare la coexistencia de las marcas DOMINÓ y DOMINÓ (ETIQUETA), para distinguir servicios comprendidos en la Clase 42ª de la Clasificación Internacional de Niza, de acuerdo con el acta de la audiencia de conciliación celebrada el 27 de marzo de 1992 ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá.

Quinto: Que se disponga el cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo 176 del C.C.A.

Sexto: Que se condene en costas a la demandada.

Séptimo: Que se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

2.- Fundamentos de hecho

Como hechos relevantes de la demanda se mencionan que el 11 de junio de 1985, el señor LUIS ALBERTO FONTECILLA MORENO solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de las marcas DOMINÓ y DOMINÓ (ETIQUETA), para distinguir productos de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. El trámite en mención dio lugar a la expedición de los actos demandados, en virtud de los cuales se denegó el registro solicitado, quedando agotada la vía gubernativa.

Debe destacarse además que los señores LEONOR CARREÑO DE LOZANO y LUIS ALBERTO FONTECILLA MORENO, por una parte, y JUAN PABLO ORDOÑEZ VILLAVECES y la firma DESARROLLO ROMA LTDA (en su condición de licenciatarios de la sociedad DOMINO´S PIZZA INC), por la otra, acordaron en la audiencia de conciliación celebrada el día 27 de marzo de 1992 en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá, dentro del Proceso de Protección de Marca promovido por los primeros contra los segundos, poner final al conflicto jurídico originado en el uso de las expresiones DOMINO y DOMINO´S PIZZA, para identificar productos de la clase 42 de la aludida Clasificación Internacional. Según los términos del acuerdo conciliatorio, JUAN PABLO ORDOÑEZ VILLAVECES y la firma DESARROLLO ROMA LTDA, se comprometieron a utilizar el nombre, enseña y marca DOMINO´S PIZZA para distinguir sus establecimientos de comercio, identificar sus empaques y servicios relacionados con la venta de pizza y bebidas para ser consumidas por fuera de los establecimientos de comercio, en tanto que LEONOR CARREÑO DE LOZANO y LUIS ALBERTO FONTECILLA MORENO, por su parte, asumieron el compromiso de utilizar el nombre, enseña y marca DOMINO´S para distinguir sus establecimientos de comercio, identificar sus empaques y servicios relacionados con la venta de alimentos y bebidas, excepto pizzas,  para ser consumidos dentro o fuera de sus establecimientos de comercio.. En virtud de lo anterior, las partes convinieron no controvertir judicial ni administradamente el uso que en tales circunstancias hagan de las expresiones precitadas, con lo cual se dio por terminado el aludido proceso, con la aprobación del Juez Civil, mediando en todo caso el pago de la indemnización de los perjuicios solicitados por los demandantes.

3.- Normas violadas y concepto de la violación

En opinión de la parte demandante, los actos administrativos demandados son violatorios de los artículos 56 y 59 del C.C.A.; 29 y 116 de la Constitución Política de Colombia; 332 del C. de P.C.; 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, concretando los cargos de la siguiente manera:

Se violaron los artículos 56 y 59 del Código Contencioso Administrativo, 29 y 116 de la Constitución Política del Estado, pues al dejarse de decretar y practicar la totalidad de las pruebas solicitadas al momento de interponer el recurso de apelación, se incurrió en la violación del debido proceso, ya que con ellas se pretendía demostrar la coexistencia en el mercado de los signos enfrentados, así como el uso de la enseña y nombre comercial DOMINO por parte de la demandante. La violación del debido proceso se concreta en el hecho de que se hayan pretermitido algunas etapas del proceso de registro y en la expedición de unas decisiones de fondo que dejaron de resolver la totalidad de los asuntos planteados. Como quiera que esa situación resulta contraria a las normas del ordenamiento jurídico interno, estima la parte demandante que la Sala está llamada a pronunciarse sobre el particular sin necesidad de que el Tribunal Andino de Justicia manifieste su criterio por vía de interpretación prejudicial. Por virtud de lo anterior, dicha interpretación “[…] solo debe producirse sobre la posibilidad de que la conciliación ante un juez de la República de Colombia, dentro del proceso de protección de derechos de propiedad industrial pueda atenuar o limitar la aplicación del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 (…)”.

Por otra parte, se presenta la violación del artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, por el hecho de haberse desconocido la cosa juzgada, que cobija el acuerdo conciliatorio celebrado ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá, y en virtud del cuál las partes convinieron la posibilidad de que coexistan los signos en el mercado.

Se violó igualmente el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, pues en virtud del acuerdo precitado, el examinador ha debido contraer su análisis al aspecto de uso que permite la coexistencia de los signos, es decir, al hecho de que la marca DOMINO'S PIZZA se especializó en un producto alimenticio, PIZZA vendido para consumir fuera de establecimientos tales como restaurantes afines, mientras que la marca DOMINÓ (ETIQUETA) circunscribe su utilización a establecimientos abiertos al público y a la venta en ellos de productos alimenticios diferentes a las pizzas.

Además de lo expuesto y en defensa de su postura, alega la demandante que mientras la actividad que desarrolla DOMINO'S PIZZA “requiere un alto grado de especialidad en los servicios domiciliarios”, en la actividad que desarrolla la demandante, el consumidor debe adquirir los productos y servicios directamente en su punto de venta, lo cual lleva a concluir que el tipo de consumidor y las actividades mercantiles son diametralmente opuestas.

En virtud de lo anterior, la parte actora estima que la identidad o similitud existente entre los signos, no tiene en este caso ninguna relevancia. Por lo mismo, el estudio de registrabilidad del signo solicitado debe concentrarse única y exclusivamente en las actividades de servicios de la clase 42 que ejerce cada uno de los titulares de las marcas dentro de las circunstancias de tiempo, modo y lugar ya mencionadas, poniendo de relieve, por una parte, que las dos marcas han sido utilizadas en la práctica sin presentarse ningún riesgo de confusión o asociación y, por la otra, que los signos enfrentados presentan unas características gráficas especiales, que la comercialización de los bienes y servicios se lleva a cabo aplicando unas estrategias de mercadeo radicalmente distintas y en un ámbito de consumo especializado. Por las razones expuestas, considera que el registro de la marca solicitada debe ser concedido.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La Superintendencia de Industria y Comercio, dio contestación a la demanda reconociendo como ciertos los hechos en ella mencionados. No obstante lo anterior, su apoderado defendió la legalidad de las decisiones acusadas, trayendo a colación los siguientes argumentos:

En primer término, con la emisión de las Resoluciones impugnadas, no se configura la violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, destacando que entre los signos en conflicto “existen similitudes ortográficas y fonéticas, que imposibilitan su diferenciación por parte del adquiriente o consumidor, generando riesgos evidentes de confusión.” Además de ello, el signo DOMINÓ, analizado con su complemento figurativo y la marca DOMINO´S PIZZA, guardan una innegable semejanza desde el punto de vista ortográfico y fonético, a lo cual se suma la circunstancia de que el signo pretendido reproduce en su integridad la marca registrada, sin que pueda predicarse su distintividad y la no existencia de algún riesgo de confusión o asociación.

Al explicar la denegación de las pruebas solicitadas por la demandante, el apoderado de la entidad señaló que la denegación de las pruebas solicitadas por el peticionario, se explica por la inconducencia de las mismas, toda vez que el signo a registrar es idéntico a uno ya registrado y que es empleado para identificar los mismos servicios, haciéndose necesaria la aplicación del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344.

III.- INTERVENCIÓN DE TERCEROS

En calidad de terceros intervinientes acudieron al proceso la sociedad DOMINO'S PIZZA INC., por conducto de apoderado y el señor JUAN PABLO ORDÓÑEZ, por medio de Curador Ad Litem, quienes en vez de oponerse a las pretensiones de la parte actora, reafirmaron la fuerza vinculante del acuerdo conciliatorio celebrado con la demandante ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá, poniendo de presente que los actos acusados contradicen los términos de dicho acuerdo, cuyo texto obra a folios 167 y ss. del expediente.

Además de lo anterior, consideran que no existe ninguna similitud desde el punto de vista visual entre los signos registrado y solicitado, y no se presenta ningún riesgo de confusión o asociación, tornando factible su coexistencia en el mercado.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

La parte demandante reiteró en sus conclusiones los mismos planteamientos de la demanda.

EI señor Agente del Ministerio Público, por su parte, se limitó a solicitar el cumplimiento de lo dispuesto en la ley 17 de 1980, artículos XXVIII y siguientes, en el sentido de requerir el pronunciamiento del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

V.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

EI Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial N°, 28-IP-209 de fecha 4 de junio de 2009, en donde se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó:

PRIMERO: En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de la presentación de la solicitud de registro. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes.

La ausencia u omisión de los requisitos de validez del registro marcario constituye causal de nulidad del mismo, siempre que correspondan a las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud de registro.

SEGUNDO: Según el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de novedad, visibilidad y suficiente distintividad, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación; sin embargo, si bien estos requisitos son necesarios no son suficientes porque, además, el signo no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 58 de la mencionada Decisión.

TERCERO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

CUARTO: Conforme al artículo 58, literal f), de la Decisión 85, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean confundibles con una marca ya registrada, con un signo solicitado anteriormente o solicitado posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios pertenecientes a una misma clase.

QUINTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos.

SEXTO: Quien utilice un nombre comercial, depositado o no, no tiene un derecho inexorable en relación con el registro del mismo signo como marca. Lo anterior, por cuanto la Oficina de Registro Marcario o el Juez Competente, en su caso, deben realizar un análisis complejo donde se analizan factores como los requisitos de registrabilidad de un signo como marca y el riesgo de confusión con otras marcas registradas.

SÉPTIMO: La coexistencia marcaria de derecho para que tenga relevancia jurídica debe cumplir con los siguientes requisitos: (i) la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares; (ii) la existencia de un acuerdo entre las partes; (iii) la adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como, proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios; (iv) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia; y, (v) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente.

El Acta de Conciliación que contiene un Acuerdo de Coexistencia Marcaria debe cumplir con los requisitos arriba mencionados.

La Autoridad Nacional Competente, es la llamada a revisar los Acuerdos de Coexistencia Marcaria suscritos entre las partes –sea cual sea el instrumento en el que se plasmen- y determinar si éstos cumplen con las exigencias mencionadas, precautelando siempre el interés de los consumidores finales, es decir, deberá determinar si los signos sobre los cuales se suscribió el Acuerdo no son objeto de producir confusión en el público consumidor. Por lo tanto, en tal medida y sobre la base de estos argumentos será o no aceptada el Acta de Conciliación celebrada por las partes.

OCTAVO: Además de los criterios sobre la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a diferentes productos, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

VI-. DECISIÓN

No observándose ninguna causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto sub examine, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1.- Problema jurídico a resolver

Tal como se mencionó en páginas precedentes, los actos administrativos demandados denegaron el registro del signo DOMINÓ (etiqueta) solicitado por LUIS ALBERTO FONTECILLA MORENO, para distinguir servicios propios de establecimientos o personas que ofrecen alimentos o bebidas listos para el consumo humano, excepto las pizzas; servicios prestados por restaurantes, restaurantes de autoservicio, tabernas, etc, comprendidos en la Clase 42ª de la Clasificación Internacional de Niza (hoy clase 43).

En ese contexto, el problema de la litis consiste en determinar si el signo DOMINÓ + GRAFICA es confundible o no con la marca DOMINO´S PIZZA + GRAFICA para distinguir productos de la clase 42 de la clasificación internacional de Niza (“Servicios de restauración [alimentación]; hospedaje temporal.”) y si, por consiguiente, el signo solicitado se encuentra incurso o no en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 58 literal f.-. de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en virtud del cual no pueden ser objeto de registro como marcas “Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase”.

En ese orden de ideas, la Sala dará aplicación a los criterios señalados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial, motivo por el cual, tendrá en cuenta las disposiciones andinas aplicables al caso y se pronunciará sobre los alcances y efectos de la conciliación prejudicial referida a la coexistencia de las marcas y realizará el estudio de registrabilidad de la marca solicitada, dando aplicación a los lineamientos señalados por el precitado organismo comunitario.

2.- Normatividad aplicable

De acuerdo con lo manifestado por el el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial, las siguientes son las disposiciones aplicables al caso bajo examen:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

Disposiciones Transitorias

PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.

(…)”.

Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena

Artículo 107.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización.

En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.

En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 110, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas.

Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena

Artículo 56.- Podrán registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.

(…)

Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas:

f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;

3.- Alcances y efectos de la conciliación judicial con respecto a la coexistencia de las marcas

Tal se mencionó ut supra, el actor considera que las disposiciones acusadas ignoran y contradicen los términos de la conciliación judicial celebrada por el actor y el tercero interesado el día 27 de marzo de 1992 ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá, dentro del Proceso de Protección de Marca que promovieron los señores LEONOR CARREÑO DE LOZANO y LUIS ALBERTO FONTECILLA MORENO, contra JUAN PABLO ORDOÑEZ VILLAVECES y la firma DESARROLLO ROMA LTDA (en su condición de licenciatarios de la sociedad DOMINO´S PIZZA INC), mediante la cual las partes convinieron en aceptar la coexistencia de las marcas, renunciando a la posibilidad de intentar todo tipo de acciones y de pretender cualquier tipo de reparaciones e indemnizaciones.

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, para que los acuerdos de coexistencia marcaria tengan relevancia jurídica deben cumplir los siguientes requisitos: la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares; la existencia de un acuerdo entre las partes; la adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como, proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios; el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia; y, por último, la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente.

Los Acuerdos de Coexistencia Marcaria, tal como lo han señalado la jurisprudencia y la doctrina, son instrumentos de que se valen los empresarios que compiten en el mercado para determinar que ciertas marcas idénticas o semejantes entre si pueden ser usadas sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares. Tales acuerdos de coexistencia marcaria, si bien resuelven el conflicto entre los particulares titulares de los signos, deben someterse en todo caso a la aprobación de las oficinas nacionales competentes, de la cual depende su eficacia frente a terceros. Por virtud de lo anterior, los acuerdos celebrados entre los titulares de las marcas, deben ser analizados bajo el prisma de la normatividad comunitaria, teniendo siempre presente la protección de los consumidores. Expresado de otra manera, para que opere la coexistencia marcaria, debe mediar la intervención favorable de la administración, para garantizar el predominio del bien común frente al interés particular.

Pues bien, revisando con detenimiento el expediente, la Sala observa que si bien la Conciliación invocada por la demandante es en razón de su contenido un acuerdo de coexistencia marcaria, lo cierto es que el mismo no fue inscrito ante la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, motivo por el cual resulta válido afirmar que dicho acuerdo no cumple con las exigencias establecidas por el artículo 107 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. No significa lo anterior que el acuerdo conciliatorio no tenga fuerza ni validez jurídica, debiendo entenderse que los términos del mismo, solamente producen efectos para las partes que lo suscriben, lo cual no releva obviamente a esta Corporación del deber de abordar el análisis de registrabilidad de la marca solicitada.  Es precisamente por lo mismo que dicho acuerdo debía someterse a la aprobación de las autoridades competentes en materia de propiedad industrial, dada la necesidad de evitar posibles riesgos de confusión o asociación entre los consumidores finales.  En ese orden de ideas, no es válido afirmar que los actos acusados sean contrarios al artículo 332 del C. de P. C.

En el caso de autos, las partes dejaron de adelantar el trámite de inscripción del acuerdo celebrado. Por lo mismo, no puede predicarse que la denegación del registro de la marca solicitada sea contraria al principio de la cosa juzgada, pues al fin y al cabo la entidad demandada tenía la obligación de realizar el estudio de registrabilidad, el cual permitió establecer, por demás, que la marca solicitada era confundible con la marca DOMINO´S PIZZA, previamente registrada a nombre de la firma DOMINO´S PIZZA INC., tal como lo acredita el certificado 126094.

4.- Análisis de registrabilidad de la marca solicitada

Según se expresa en las Resoluciones demandadas, la Superintendencia considera que entre la marcas DOMINÓ (ETIQUETA) y DOMINO´S PIZZA, existe una innegable identidad ortográfica y fonética y una gran similitud desde el punto de vista gráfico y conceptual, circunstancia que determina la generación de riesgos de confusión y asociación en el público consumidor, haciendo irregistrable el signo solicitado, de conformidad con lo previsto en los artículos 56 y 58 de la Decisión 85 de la de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Antes de entrar a analizar si la marca DOMINÓ (ETIQUETA), cumple o no con los requisitos de registrabilidad establecidos por el ordenamiento jurídico comunitario, es preciso incorporar a continuación los signos mixtos enfrentados a efectos de facilitar su cotejo:

¡

MARCA REGISTRADA

MARCA SOLICITADA

Como bien se puede apreciar, en este caso se presenta una marcada predominancia del elemento denominativo DOMINÓ frente al elemento gráfico, pues es éste el componente que produce un mayor impacto o incidencia en la mente de los consumidores. Por lo mismo y en aplicación de las orientaciones consignadas en la interpretación emitida por el Tribunal Andino de Justicia, es menester abordar el examen de dicho elemento, a fin de determinar si se presenta o no algún riesgo de confusión o asociación en el ámbito comercial, de tal suerte que se torne posible o imposible la coexistencia pacífica de las marcas ya mencionadas.

A juicio de la Sala, las marcas denominativas contrapuestas presentan efectivamente un alto riesgo de ser confundidas por los consumidores, al no existir entre ellas unos rasgos diferenciadores que sean lo suficientemente notorios como para distinguir una marca de la otra, a lo cual se suma el indiscutible parecido que entre ellas existe en el plano auditivo, visual e ideológico. En efecto, la marca cuyo registro se denegó por la autoridad competente en materia de propiedad industrial, no cumple cabalmente los requisitos de perceptividad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por la normatividad comunitaria. Para corroborarlo, basta simplemente con observar el enorme parecido que presentan tales signos:

DOMINÓ (Marca solicitada)

DOMINÓ´S PIZZA (Marca registrada)

Como bien se puede advertir, las únicas diferencias existentes entre ellos se reducen a que en la marca registrada, se le agrega una “S” a continuación de la palabra DOMINÓ, así como también la palabra PIZZA, lo cual no es de suyo suficiente para predicar que con el empleo de tales aditamentos se estén aportando criterios claros de diferenciación y distintividad entre los signos en mención, pues lo cierto es que dichos elementos no eliminan el riesgo potencial de confusión y asociación, pues al fin y al cabo ambas marcas corresponden a bienes y servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional, de la cual forman parte las PIZZAS, tornando factible que los consumidores entiendan que los productos y servicios tienen un mismo origen empresarial.

Por otra parte y con respecto al riesgo de conexión competitiva que se presenta entre las marcas solicitada y registrada, no puede perderse de vista que ambas pretenden identificar productos o servicios del mismo género (alimentos), destinados al consumo humano, clasificados en el nomenclátor 42 de la clasificación internacional de Niza, en cuya comercialización se suelen emplear canales de comercialización y medios de publicidad idénticos, todo lo cual puede llevar a pensar, incluso al consumidor más avisado, que se trata de productos y servicios que comparten un mismo origen empresarial.

Aparte de lo expuesto, resulta palmaria y evidente la similitud conceptual o ideológica que presentan los signos renombrados, pues ambos evocan una idea idéntica, al referirse al juego denominado “DOMINÓ”, que según la definición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua, “[…] se hace con 28 fichas rectangulares divididas en dos cuadrados, cada uno de los cuales lleva marcados de uno a seis puntos, o no lleva ninguno. Cada jugador pone por turno una ficha que tenga número igual en uno de sus cuadrados al de cualquiera de los dos que están en los extremos de la línea de las ya jugadas, y gana quien primero coloca todas las suyas o quien se queda con menos puntos, si se cierra el juego.”

Ahora bien. En cuanto concierne a la presunta violación de los artículos 56 y 59 del C.C.A.; y 29 de la Constitución Política de Colombia, la Sala debe precisar que si bien en la vía gubernativa los administrados tienen derecho a pedir la práctica de pruebas, el hecho de no decretarlas en razón de su inconducencia en forma justificada, no constituye ninguna irregularidad capaz de infirmar la legalidad del acto cuestionado.

Por consiguiente la Sala concluye que las Resoluciones acusadas se ajustan al ordenamiento jurídico andino y, como consecuencia de ello, no están llamadas a prosperar las pretensiones de la demanda.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: .DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: En firme la presente providencia, archívese el expediente, previas las anotaciones de rigor,.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA     MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

                             Presidente

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO